Ein bereits öffentlich verfügbares Produkt kann die Neuheit eines Patents auf ein Herstellungsverfahren infrage stellen – auch dann, wenn das Verfahren nicht ausdrücklich veröffentlicht wurde. Das hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) am 21. Oktober 2026 in der Sache Gucci gegen AGFA entschieden. Maßgeblich ist, ob ein Fachmann das betreffende Herstellungsverfahren zum relevanten Zeitpunkt durch eine Analyse des Produkts ohne unzumutbaren Aufwand ermitteln konnte. Einen zusätzlichen besonderen Anlass für eine solche Analyse verlangt das Gericht nicht.
Der Hintergrund: Patentstreit um die Dekoration von Naturleder
Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand das europäische Patent EP 3 388 490 der AGFA NV. Es betrifft ein Verfahren zur Dekoration von Naturleder, bei dem unter anderem UV-härtende, pigmentierte Tinten im Inkjetdruck auf eine Grundbeschichtung aufgebracht werden.
AGFA hatte mehrere Gesellschaften des Gucci-Konzerns wegen Patentverletzung verklagt. Diese erhoben ihrerseits Nichtigkeitswiderklagen und machten geltend, dass das Patent keinen Bestand haben sollte.
Nachdem die Lokalkammer Hamburg des EPG sowohl die Verletzungsklage als auch die Nichtigkeitswiderklagen zunächst abgewiesen hatte, legten beide Seiten Rechtsmittel ein. Das Berufungsgericht entschied am 21. Oktober 2026 über die miteinander verbundenen Verfahren UPC_CoA_582/2025, UPC_CoA_590/2025 bis UPC_CoA_597/2025 sowie UPC_CoA_602/2025.
Wann offenbart ein Produkt ein Herstellungsverfahren?
Nach Art. 54 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) gehört zum Stand der Technik alles, was vor dem maßgeblichen Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Dies kann auch durch eine öffentliche Benutzung geschehen.
Das EPG-Berufungsgericht stellte klar, dass ein öffentlich verwendetes Produkt ein darin verkörpertes Herstellungsverfahren offenbaren kann. Voraussetzung ist, dass ein Fachmann das Verfahren durch Analyse der Zusammensetzung des Produkts ohne unzumutbaren Aufwand feststellen kann.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Fachmann einen besonderen Grund hatte, das Produkt tatsächlich zu untersuchen. Das EPÜ enthält nach Auffassung des Gerichts keine zusätzliche Voraussetzung, wonach eine Analyse nur dann relevant wäre, wenn ein konkreter Anlass dafür bestand.
Allerdings muss die Offenbarung ausreichend sein: Der Fachmann muss das beanspruchte Verfahren auf Grundlage seines allgemeinen Fachwissens nutzen können. Merkmale, die nicht Teil der beanspruchten Erfindung sind, müssen dagegen nicht ebenfalls reproduzierbar sein.
Teilweise Nichtigerklärung des Patents
Das Berufungsgericht erklärte das Patent für Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden insoweit für nichtig, als es über bestimmte aufrechterhaltene Anspruchskombinationen hinausging. Die Ansprüche blieben also nicht vollständig bestehen, wurden aber auch nicht uneingeschränkt insgesamt beseitigt.
Entscheidend war unter anderem, dass einzelne abhängige Ansprüche eigenständig verteidigt worden waren. Das Gericht berücksichtigte insbesondere bestimmte Anspruchskombinationen, darunter Anspruch 5 in Verbindung mit Anspruch 1 sowie Anspruch 9 in Verbindung mit Anspruch 1. Auch bestimmte weitere Ansprüche konnten in Verbindung mit dem aufrechterhaltenen Anspruch 5 Bestand haben.
Die Entscheidung verdeutlicht damit, dass die Verteidigung einzelner abhängiger Patentansprüche im Nichtigkeitsverfahren erhebliche Bedeutung haben kann. Die pauschale Verteidigung eines Patents als Ganzes reicht nicht immer aus, wenn einzelne Anspruchskombinationen unabhängig voneinander erhalten bleiben sollen.
Was bedeutet das für die Neuheitsrecherche?
Für Unternehmen, Erfinder und Patentinhaber hat die Entscheidung praktische Folgen. Eine Neuheitsrecherche darf sich nicht ausschließlich auf veröffentlichte Patentschriften, Fachartikel oder technische Dokumentationen beschränken.
Auch Produkte, die bereits vor dem maßgeblichen Anmeldetag auf dem Markt waren, können relevant sein. Das gilt insbesondere dann, wenn ihre Zusammensetzung oder technische Beschaffenheit Rückschlüsse auf das zugrunde liegende Herstellungsverfahren zulässt.
Für die Bewertung eines Patents sollten deshalb folgende Fragen berücksichtigt werden:
- Öffentliche Zugänglichkeit: War das betreffende Produkt vor dem maßgeblichen Zeitpunkt öffentlich erhältlich oder anderweitig zugänglich?
- Technische Analysierbarkeit: Konnte ein Fachmann die relevanten Eigenschaften durch geeignete Untersuchungen ohne unzumutbaren Aufwand feststellen?
- Relevanz für die Erfindung: Offenbart das Produkt gerade die Merkmale, die für die beanspruchte Erfindung entscheidend sind?
- Reproduzierbarkeit: Ist der Fachmann auf Grundlage der verfügbaren Informationen und seines allgemeinen Fachwissens in der Lage, das beanspruchte Verfahren zu nutzen?
- Beweissicherung: Lassen sich Verfügbarkeit, Zusammensetzung und technische Eigenschaften des früheren Produkts zuverlässig nachweisen?
Die Beurteilung hängt stets vom konkreten Patentanspruch und den tatsächlichen Umständen ab. Nicht jede Ähnlichkeit zwischen einem älteren Produkt und einer patentierten Erfindung nimmt dem Patent automatisch seine Neuheit.
Konsequenzen für Patent-Due-Diligence und Nichtigkeitsverfahren
Auch bei Unternehmenskäufen, Finanzierungsrunden und Lizenzverhandlungen ist die Entscheidung relevant. Wer ein Unternehmen mit einem umfangreichen Patentportfolio bewertet, sollte prüfen, ob möglicherweise bereits vor dem Anmeldetag verfügbare Produkte den beanspruchten technischen Gegenstand offenbart haben könnten.
Je nach Technologie kann es sinnvoll sein, historische Marktprodukte zu beschaffen und durch sachverständige Untersuchungen analysieren zu lassen. Die Ergebnisse sollten nachvollziehbar dokumentiert werden, damit sie bei einer späteren Auseinandersetzung als Beweismittel geprüft werden können.
In Nichtigkeitsverfahren kommt hinzu, dass die Verteidigungsstrategie frühzeitig auf einzelne Ansprüche und Anspruchskombinationen ausgerichtet werden sollte. Patentinhaber sollten prüfen, welche abhängigen Ansprüche eigenständig verteidigt werden können und welche Kombinationen ausdrücklich aufrechterhalten werden sollen.
Das Urteil des EPG-Berufungsgerichts vom 21. Oktober 2026 stärkt die Bedeutung der öffentlichen Vorbenutzung bei der Beurteilung der Patentneuheit. Ein Herstellungsverfahren muss nicht zwingend in einer Patentschrift oder einer anderen Veröffentlichung beschrieben sein. Kann ein Fachmann es aus einem öffentlich zugänglichen Produkt ohne unzumutbaren Aufwand ermitteln, kann dies dem Patent entgegenstehen.
Unternehmen sollten deshalb bei Neuheitsrecherchen und Patent-Due-Diligence auch ältere Marktprodukte und deren technische Analyse einbeziehen. Patentinhaber wiederum sollten ihre Ansprüche und deren Verteidigungsmöglichkeiten sorgfältig prüfen, um den Bestand ihres Schutzrechts möglichst gezielt abzusichern.
Dieser Beitrag wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle rechtliche Beratung.